WSOU Investments LLC v. Google LLC, Nos. 2022-1063, 2022-1065 (Fed. Cir. Oct. 19, 2023)

WDTX District Court Judge Alan Albright 는 이 사건에서 피고인 침해자의 편에서 청구항이 무효라고 판결했습니다. 

가장 일반적으로 특허권자는 발명의 물리적 구조 또는 공정에서 취한 특정 단계를 다루는 청구항 초안을 작성합니다. 그러나 특허법은 특허권자가 구조적 구성요소를 실제로 주장하지 않고도 특정 기능을 수행하기 위한 "수단"으로서 발명의 구성요소를 청구할 수 있도록 허용하고 있습니다. "means for holding hot coffee"이 "ceramic mug"을 청구하는 것보다 잠재적으로 더 광범위해 보이지만, 법 자체는 이러한 소위 "means plus function" 청구항의 범위에 중요한 한정을 두고 있습니다. 특히, 한정의 수단은 명세서에 개시된 "corresponding structure" 및 그 균등물만을 포함하는 것으로 해석됩니다(35 U.S.C. § 112(f)). 

일련의 Federal Circuit cases는 means-plus-function limitation이 명세서에 해당 구조가 제공되지 않는 상황에서 전체 청구항을 indefinite으로 무효로 만든다는 명확한 규칙을 만들었습니다. 이는 청구된 수단을 수행하는 다양한 방법들이 당업자에게 잘 알려진 상황에서도 마찬가지입니다. 예를 들어, Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339, 1351-52 (Fed. Cir. 2015); Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd. v. Int’l Game Tech., 521 F.3d 1328, 1337-38 (Fed. Cir. 2008). 이 상황에서 내 "means for holding hot coffee"은 명세서가 paper cups 만 공개하는 경우 ceramic mug을 커버하지 못할 수도 있습니다. 그리고, 청구항은 hot-coffee-holding device의 특정 실시 예를 개시하지 않은 경우 무효가 될 것입니다.

112(f) 스타일로 청구항을 만들 의도가 있는 특허권자는 일반적으로 “means for …” 이라는 마법의 단어를 사용합니다. 그러나 Federal Circuit 는 청구항의 의미는 주관적인 의도가 아닌 객관적인 분석의 문제라고 결론지었습니다. MPF 분석에서 법원은 마법의 단어를 넘어 더 일반적으로 한정이 비구조적 “nonce” word를 인용하는지 여부를 판단합니다. “nonce” word는 “element,” “device,” or other generic, non-structural terms  와 같은 특정 구조를 전달하지 않는 verbal construct입니다. “nonce” word 가 평균 플러스 함수 형태로 해석될 때, 명세서의 해당 구조는 동일한 “nonce” word 의 반복 이상이어야 합니다. 이 경우, 문제가 되는 두 개의 image tracking technology (the ‘045 patent) 및 gesture control technology (the ‘825 patent)과 관련이 있습니다. 논쟁의 여지가 있는 청구항 용어는 다음과 같습니다.

1. “a processor configured to …” (‘045 patent)

2. “at least one memory and the computer program code are configured, with the at least one processor, to cause the apparatus to …” (”825 patent)

U.S. Patent Nos. 8,965,045 and 9,335,825.

Judge Albright 는 밑줄 친 각 용어가 "nonce" 형식이라는 것을 발견하고 MPF 분석 을 적용했습니다(프로세서는 처리를 위한 수단이고 메모리는 데이터를 저장하는 수단입니다). Judge Albright  에 따르면, 특허 문서는 functional words 이외의 추가적인 structural disclosure 를 제공하지 않았으므로 청구항이 indefinite하게 설정되었습니다.

appeal 에서 WSOU는 이러한 한정이 수단과 기능의 한정이 아니므로 § 112, ¶ 6이 적용되지 않는다고 주장했습니다. 또는 specifications 이 adequate structure 를 공개한다고 주장했습니다.

'045 특허와 관련하여,  Federal Circuit  은 “processor” 한정이 § 112, ¶ 6을 야기한다는 district court 의 결정을 확인하였는데, 이는 청구항 및 명세서의 컨텍스트에서 기능적으로, 일반적으로만 기술되었기 때문입니다. 법원은 특허권자가 프로세서가 MPF가 아니라는 주장에 초점을 맞추었고 해당 구조에 대한 주장을 포기했다고 결론지었습니다. "WSOU는 항소심에서 처음으로 명세서가 해당 구조를 공개한다고 주장합니다."

'825 특허에 관해서는, Federal Circuit 은 청구항 및 명세서의 컨텍스트에서 해석되는 이 특허의 “memory,” “code,” and “processor”의 한정은 § 112, ¶ 6을 피할 수 있는 충분한 구조를 내포할 것이라고 판시했습니다. 법원은 '825 특허의 이러한 요소에 대한 보다 구체적인 설명을 구별했습니다.

따라서 “processor” 라는 단어는 첫번째 특허에서 MPF 분석을 야기하는 nonce word로 해석되지만 두 번째 특허에서는 structural limitation입니다. 여기서 차이점은 '045 특허에서 특허권자는 “’processor’ 라는 단어를 일반적으로 데이터를 조작하는 모든 구조로 광범위하게 취급하지만 구체적인 예를 제시하지 않는다는 것입니다. 반면에, '825 특허는 용어에 대한 훨씬 더 구체적인 설명을 포함했습니다. 이와 관련하여 법원은 다음과 같이 설명했습니다.

In contrast to the ‘045 patent, the specification [in the ‘825 patent] describes the ‘processor’ as hardware that runs the computer program code. Specifically, the specification teaches that the term ‘processor’ is synonymous with terms like controller and computer and ‘should be understood to encompass not only computers having different architectures such as single/multi-processor architectures and sequential (Von Neumann)/parallel architectures but also specialized circuits such as field-programmable gate arrays (FPGA), application specific circuits (ASIC), signal processing devices and other devices.’

출처: One Patent's 'Processor' is Another's 'Means for Processing': Dueling Claim Constructions at the Federal Circuit (patentlyo.com)