미국 연방대법원 Romag Fasteners v. Fossil 판결

2020년 4월 2일, 미국 연방대법원 미국 연방 상표법 제1125조(a)상 상표침해로 인하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의는 요구되지 않는다고 판시함.

▶ 법적쟁점
대상판결의 법적 쟁점은 미국 연방 상표법 제1117조(a)는 상표침해로 인한 손해배상액 산정방법에 대하여 규정하고 있는데, 이 규정에 근거하여 미국 상표법 제1125조(a)상 상표침해행위에 대하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의가 요구되는가의 여부임

현행 미국 상표법 제1117조(a)는 ⅰ) 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 상표침해행위, 즉 상품출처의 허위표시행위, 소비자를 오인⋅혼동시키는 행위를 하였을 경우와 미국 상표법 제1125조(c)가 규정하는 상표침해행위인 “유명상표의 식별력에 편승하는 행위(blurring 행위)”와 “유명상표의 저명성을 손상시키는 행위(tarnishing 행위)” 소위 “희석화행위(dilution 행위)”를 고의적으로(willfully) 하였을 경우에, ⅱ) 원고는 손해배상으로 ① 피고의 이익액(defendant’s profits), ② 원고의 손해액(any damages sustained by the plaintiff), ③ 소송비용(costs of the action)을 받을 수 있다고 규정하고 있다.
대상판결이 선고되기 이전에, 미국의 “6개” 지역순회항소법원인 ① 제1순회항소법원, ② 제2순회항소법원, ③ 제8순회항소법원, ④ 제9순회항소법원, ⑤ 제10순회항소법원, ⑥ D.C 순회항소법원은, 미국 상표법 제1125조(c)가 아닌 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 상표침해행위에 대해서도, 원고가 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 획득하기 위한 전제조건으로 피고의 주관적 요건, 즉 “고의”를 요구하는 법리를 채택하고 있었고, 이와 달리 다른 “6개” 지역순회항소법원인 ① 제3순회항소법원, ② 제4순회항소법원, ③ 제5순회항소법원, ④ 제6순회항소법원, ⑤ 제7순회항소법원, ⑥ 제11순회항소법원은, 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 상표침해행위에 대해서 원고가 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 획득하기 위한 전제조건으로, 피고의 “고의”를 요구하지 않는 법리를 채택하고 있었다.

▶ 연방대법원 판시사항
연방대법원은 ⅰ) 이 사건은 “상품출처의 허위표시행위”라는, 미국 상표법 제1125조(c)가 규정하는 상표침해행위가 아닌 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 상표침해행위가 문제된 사건으로, 미국 상표법 제1117조(a)는 명문으로 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 상표침해행위에 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위한 전제조건으로 피고의 “고의”를 요구하고 있지 않고 있고, ⅱ) Fossil 사는 미국 상표법 제1117조(a)가 언급하고 있는 “형평법 법리에 따라(subject to the principle of equity)”라는 어구에 근거하여, 역사적으로 형평법법원은 상표사건에서 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 “고의”에 대한 증명을 요구하여 왔다고 주장하고 있지만, 이는 타당하지 않으며, ⅲ) 이 사건에 나타난 증거에 의하면 역사적으로 미국 상표법이 피고의 이익액에 근거한 손해배상액을 인정하기 위하여 피고의 “고의”에 대한 증명을 요구하여 왔다고 판단할 수 없기 때문에, ⅳ) 미국 상표법 제1125조(a)가 규정하는 상표침해행위에 대하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 “고의”는 요구되지 않는다고 판시하면서, 연방순회항소법원 판결을 파기하여 환송하였다.

▶ 의미 및 시사점
연방대법원의 Romag Fasteners 판결은 미국 상표법 제1125조(a)상 상표침해행위에 대하여 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 인정하기 위하여 피고의 고의가 요구되지 않는다고 명시적으로 판시하였다는 점에서 의의가 있다.
Romag Fasteners 판결의 선고로 인하여, 이 사건 법적 쟁점에 대한 미국 지역순회항소법원들 간의 법적용상의 혼란은 사라지게 되었다. 앞으로 12개 지역순회항소법원들과 94개 지방법원들은 이 사건 법적 쟁점과 관련하여 동일한 법리를 적용하여야 하기 때문에, 미국 연방 상표법에 근거한 상표침해소송에서 상표권자가 자신에게 유리한 재판적(venue)을 찾아다니는 “포럼쇼핑(Forum Shopping)”이 감소할 것으로 예상된다.
 Romag Fasteners 판결은 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 획득하려는 상표권자에게 피고의 “주관적 요건”에 대한 증명이라는 “법적 장애물”을 제거하여 줌으로써, 상표권자가 피고의 이익액에 근거한 손해배상을 획득하기에 유리한 법적 환경을 조성하였다.  

출처: 국제지식재산권법연구센터