Berkheimer v. HP Inc. (Fed. Cir. 2018)

Steven E. Berkheimer는 US7,447,713 특허의 침해를 이유로 Northern District of Illinois에서 HP에 대하여 침해 소송을 제기하였습니다. HP는 Markman hearing 후에 미국 특허법 제101조를 근거로 특허 적격성이 없다고 summary judgment(약식 판결)을 신청했습니다. 이에 District 는 신청을 허여하였고, Berkheimer는 CAFC에 항소했습니다.

위 713 특허의 청구항 1, 4, 5는 아래와 같습니다.

1.  A method of archiving an item comprising in a computer processing system:

    presenting the item to a parser;

    parsing the item into a plurality of multi-part object structures wherein portions of the structures have searchable information tags associated therewith;

    evaluating the object structures in accordance with object structures previously stored in an archive;

    presenting an evaluated object structure for manual reconciliation at least where there is a predetermined variance between the object and at least one of a predetermined standard and a user defined rule.

4.  The method as in claim 1 which includes storing a reconciled object structure in the archive without substantial redundancy.

5. The method as in claim 4 which includes selectively editing an object structure, linked to other structures to thereby effect a one-to-many change in a plurality of archived items.

CAFC는 Alice step 1 test 에서 각 청구항이 데이터에 대한 parsing, comparing, storing, editing에 관련된 추상적 아이디어에 해당한다고 판단하였습니다. step 2 test 에서 CAFC는 청구항 4-7항 발명에 대해서 “limitations directed to the arguably unconventional inventive concept described in the specification [, that] storing object structures in the archive without substantial redundancy improves system operating efficiency and reduces storage costs”이 있을 수 있으므로, 이에 대해서 특허부적격으로 약식판결한 District 의 판결을 파기 환송하였습니다. 즉, 다만, CAFC는 특허 청구항 4-7항이 특허적격이 있음을 인정한 것이 아니라 101조에 대한 약식 판결이 부적합하다고 하였습니다.

특히, Judge Moore 는 “Whether something is well-understood, routine, and conventional to a skilled artisan at the time of the patent is a factual determination,”이라고 지적하며, “Whether a particular technology is well-understood, routine, and conventional”는 단순히 종래기술로 알려진 것을 넘어선다고 하였습니다. 즉, 어떤 구성이 “a piece of prior art”라고 하여 step 2 test 에서 규정한 well-understood, routine, and conventional에 해당하는 것은 아니라고 하였습니다.

실무 적용: 101조 거절시 "Berkheimer" 에 기초하여 입증 책임을 심사관에게 지우는 방향으로 대응할 수 있으며,

선언선 등을 제출하여 출원인이 적극적으로 입증하여 대응할 수 있을 것으로 사료됩니다. 선언서 등은 심사관이 받아들이지 않더라도 어필, 소송 등에 있어 도움이 될 수 있을 것으로 사료됩니다.

문의 : 최신영 변리사(tlsdud0420@nawoopat.co.kr)