Dynamic Drinkware는 U.S. Patent No. 7,153,555 ("the Raymond patent") 가 National Graphics' patent (U.S. Patent No. 6,635,196)를 선행하므로, National Graphics' patent가 무효라고 Patent Trial and Appeal Board ("Board")에 IPR appeal을  신청하였습니다.

Board 는 Dynamic이 196 patent를 무효로 하는 Raymond patent의 일부분을 Raymond provisional과 비교하지 않고, a claim of the '196 patent를 Raymond provisional와 비교하였다고 하였습니다. '196 patent claims이 Raymond provisional 및 Raymond patent 사이 기간의 활동에 의해 발견되었기 때문에 196 patent claims를 무효로 하는 선행기술이 아니라고 하였습니다.

연방항소법원은 Raymond patent가 가출원일에 우선권 자격이 있는지의 입증책임은, petitioner 즉, Dynamic에 있다고 하였습니다. Raymond 특허가 가출원 제출일에 우선권 자격이 있음을 증명하지 못하였기 때문에 Raymond 특허가 선행기술이 될 수 없다고 하였습니다.

또한, Dynamic은 기본적으로 Raymond patent가 가출원일에 우선권 자격이 있다고 가정하고 있으나, 이는 옳지 않으며 the claims of the Raymond patent을 the Raymond provisional와 비교하지 않았기 때문에 Raymond patent가 가출원일에 우선권 자격이 있음을 입증하지 못하였다고 하였습니다.

실무 적용: 거절대응시 인용참증에 가출원이 존재하는 경우 심사관이 지적한 컨텐츠가 가출원에 포함되어 있는 것인지 필수적으로 확인하고,

심사관이 우선권 소급을 추정하여 거절한 경우, 심사관에게 입증책임을 전가하는 방향으로 대응할 수 있을 것으로 사료됩니다.