POV (point-of-view) 카메라 특허에 대해 Alice 테스트를 적용하여 특허적격성을 판단한 미국항소법원

본 사건에서 항소법원은 고/저해상도 비디오를 병렬로 기록하고 원격장치로 저해상도 비디오를 실시간 전송하는 무선기술을 구비하는 것을 특징으로 하는 POV 비디오카메라에 관한 청구항에 대해 특허법 제101조 및 관련 판례에 따라 특허적격성을 판단하였다.

1. 사건의 배경

항소인(원고) Contour IP Holding LLC (이하 “Contour”)는 피항소인(피고) Gopro, Inc. (이하 “GoPro”)의 POV (point-of-view) 디지털 비디오 카메라가 자신의 특허를 침해했다고 주장하며 소를 제기하였고, GoPro는 그로부터 약 5년이 지난 후 Contour의 침해주장특허들이 미국특허법 제101조에 따라 특허 받을 수 없는 것이라 주장하며 약식판결 (summary judgment)을 구하였다. 본안소송은 GoPro가 청구한 약식판결을 인정한 캘리포니아북부지방법원의 판결에 불복하여 Contour가 연방순회항소법원에 제기한 항소심이다.

2. 침해주장특허

Contour는 미국특허 제8,890,954호와 제8,896,694호 (총칭하여 “침해주장특허”)의 특허권자이며, ‘694 특허는 ’954 특허의 계속출원건이다. 침해주장특허는 휴대용 POV 비디오카메라와 관련된 것인데, 이 카메라는 제3자 관점이 아니라 사용자의 관점에서 장면을 캡처하는데 사용되며 스포츠 활동 중 사용자가 카메라를 쉽게 볼 수 없는 위치에 종종 장착된다. 예를 들어, 스키어가 헬멧에 작은 POV 카메라를 장착할 수 있고, 이 경우 사용자는 카메라에서 실시간으로 녹화 중인 내용을 검토할 수 없고 카메라 자체를 볼 수도 없다. 이러한 상황에서는 사용자가 희망하는 녹화설정이나 카메라 각도를 조정하기 어려운 문제점이 있다.

침해주장특허는 이러한 문제를 해결하기 위해 카메라가 휴대폰과 같은 원격장치로 실시간 정보를 전송할 수 있는 무선기술을 비디오카메라에 구현하는 방법을 제시하였다. 사용자는 이 원격장치를 통해 카메라가 녹화 중인 내용을 볼 수 있고, 활동 개시 전 또는 도중에 조도 및 오디오조절과 같은 녹화설정을 실시간으로 조정할 수도 있다. 예를 들어, 스키어는 휴대폰을 통해 자신의 스키슬로프 하강장면이 원하는 대로 녹화되었는지 확인할 수 있다.

무선기술을 사용하는 것과 별개로, 카메라시스템의 개선사항도 포함하고 있다. 이 특허의 일실시예에서, 카메라가 고해상도와 저해상도의 두 가지 포맷으로 비디오를 녹화하고 저해상도 파일을 원격장치로 스트리밍하도록 구성된다고 개시하고 있다. 이로써 카메라시스템은 무선연결 대역폭을 초과하지 않고 원격장치에서 실시간 재생을 할 수 있도록 한다. 예를 들어, 스키어는 저해상도 비디오를 이용하여, 원격장치에서 실시간으로 상황을 관찰하고 그에 따라 설정을 조정한다. 고해상도 녹화버전은 나중에 확인할 수 있도록 카메라에 저장된다.

3. 원심판결

2018년, 캘리포니아북부지방법원은 청구범위해석 (claim construction)에 관한 판결을 하였다. 특히, ‘954특허의 독립항 제11항을 다음과 같이 해석하였다: “비디오이미지데이터로부터 첫 번째 이미지데이터스트림과 두 번째 이미지데이터스트림을 생성하며, 두 번째 이미지 데이터스트림은 첫 번째 이미지데이터스트림보다 더 고화질이다.” 법원은 또한 “생성 (generating)”이라는 단어를 "비디오이미지데이터로부터 병렬 (in parallel)로 기록"하는 것이라고 해석하였다. Contour는 병렬로 스트림을 생성하는 것은 고해상도 스트림을 먼저 생성한 후 다운컨버전하여 저해상도 스트림을 “순차적으로 (in sequence)” 생성하는 종래기술과 차별화된다고 주장하였다.

2021년, GoPro는 Yu v. Apple Inc., 1 F.4th 1040 (Fed. Cir. 2021) 사건을 인용하여 계쟁특허에 대해 미국특허법 제101조에 따른 특허적격성 이슈를 제기하였다. Yu 사건의 특허는 본안사건과 마찬가지로 디지털카메라의 구성요소를 설명하는데, 법원은 이 특허가 (노출이 다른) 두 장의 사진을 찍고 하나의 사진을 이용하여 다른 사진의 품질을 어떤 식으로든 향상시키는 추상적인 아이디어에 초점을 맞추고 있다고 (따라서 특허성 결여) 결론내린 바 있다.

1심 지방법원은 Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014) 사건에서 정립된 특허적격성 판단을 위한 2단계 분석 (이하 “Alice 테스트”)을 참조하였으며, Alice의 Step1에서, 청구항 제11항은 “두 가지 다른 해상도로 비디오를 생성하고, 전송하며, 원격으로 비디오 설정을 조정하는” 추상적인 아이디어에 초점을 맞춘 것이라고 판단하였다. Step2에서는, 이 청구항이 "물리적 구성요소가 기본적이고 일반적인 작업 외에 다른 방식으로 작동한다고 볼 수 없는" 오로지 기능적이고, 결과지향적인 언어만 설명하기 때문에 특허적격성이 없다고 결론지었다. 이에 Contour가 항소하였다.

3. 항소심판결

가. 관계법령 및 판례

미국특허법 제101조는 “누구든지 새롭고 유용한 공정, 기계, 제조 또는 조성물을 발명하거나 발견하거나, 또는 그들을 새롭고 유용하게 개량하는 경우, 제101조의 조건과 요구사항에 따라 그에 대한 특허를 취득할 수 있다“고 명시한다. Alice 사건에서 대법원은 이에 대한 예외사항으로써, "자연의 법칙, 자연현상, 추상적인 아이디어는 특허를 받을 수 없다"고 판시하였다. 본안사건에서 이슈가 된 추상적인 아이디어에 대한 특허적격성 예외사항은 “아이디어 자체는 특허 받을 수 없다는 오래된 원칙”에 근거한 것이다.

특허적격성을 판단하기 위해 대법원은 “Alice 테스트”로 알려진 2단계 테스트를 고안하였다. Alice 테스트 Step1에서는 청구항이 추상적인 아이디어에 초점을 맞추고 있는지 (“directed to”)를 검토한다. 만일 청구항이 추상적인 아이디어를 대상으로 하지 않으면 Step1은 종료되며, 만일 청구항이 특허 받을 수 없는 주제를 대상으로 한다면, Step2에서 청구항이 설명된 예외사항 자체보다 상당히 더 많은 (“significantly more”) 것에 해당하는지 여부를 평가한다. 법원은 청구항이 그것을 특허 받을 수 있는 것으로 전환하기에 충분한 요소 (elements)를 포함하고 있는지를 결정한다.

나. 분석 및 판결

지방법원은 여러 판례를 인용하여, Alice 테스트 Step1에서 ‘954 특허 제11항이 특허 받을 수 없는 주제를 대상으로 한다고 결론지었는데, 항소법원은 이에 동의하지 않았다.

Alice 테스트 Step1에서 청구항이 특허 받을 수 없는 주제에 초점을 맞추고 있는지를 판단하기 위해 법원은 종종 “종래기술 대비 개선사항의 핵심적인 내용”을 검토하고, 이를 위해, 청구항이 단순히 추상적인 아이디어 자체의 결과나 효과를 대상으로 하기보다는 관련 기술을 개선하는 특정수단이나 방법에 초점을 맞추고 있는지 여부를 분석한다.

항소법원은 청구항 제11항이 관련 기술을 개선하는 특정수단을 대상으로 한다고 보았다. 즉, 이 청구항은 저화질 및 고화질 데이터스트림을 병렬로 기록하도록 프로세서를 구성한 후 저화질 데이터스트림을 원격장치로 무선전송하는 한정사항과 조건을 결합하여 개선된 POV 카메라를 설명한다. 이 카메라를 사용하면 사용자는 무선데이터전송에 대한 대역폭 제한을 극복하고 원하는 녹화물을 원격에서 실시간으로 보고 조정할 수 있다. 따라서 청구항은 데이터스트림 녹화와 원격장치로 무선전송되는 저화질 녹화를 병행하는 특정 기술적 수단을 필요로 하며, 이는 원격에서 카메라의 녹화내용을 실시간으로 시청하는 개선된 기능을 제공한다.

따라서, 청구항이 그 자체로 추상적인 아이디어인 결과나 효과를 대상으로 한 것이라는 지방법원의 결론은 기술적인 결과를 도출하기 위해 명세서에 개시된 기술적 수단을 무시한 것이라고 보았다. 계쟁청구항이 발명당시 선행기술로 존재하여 알려진 기존의 구성요소를 단순 채택한 것이라는 GoPro의 주장에 대해서는, 만일 그렇다고 하더라도, Step1에서 그 사실만으로 청구항이 추상적인 아이디어를 대상으로 한다고 결론내릴 수 없다고 판단하였다.

항소법원은 청구항 제11항이 구체적인 기술적 환경에서, 무선데이터를 전송하는 것 그 이상을 묘사하고 있다고 보았다. 이 청구항은 여러 비디오스트림을 병렬로 녹화하고 저화질스트림만 원격장치로 무선전송함으로써 청구하고 있는 POV 카메라가 다른 방식과 달리 작동할 수 있게 하는 바, 기술적인 문제에 대하여 기술적인 해결방법을 제시한다고 판단한 것이다. 따라서 이 청구항은 Alice 테스트 Step1에서 특허적격성이 인정된다고 결론지었다.

4. 시사점

1심 법원은 특허적격성을 분석하기 위해 Alice/Mayo 테스트 Step1 및 Step2를 적용하여 분석하였으며, Step1에서, 청구항 제11항을 “두 가지 다른 해상도로 비디오를 생성하고, 전송하며, 원격에서 비디오 설정을 조정하는” 추상적인 아이디어에 초점을 맞춘 것이라고 보았고, 이어 Step2에서는, 이 청구항이 "물리적 구성요소가 기본적이고 일반적인 작업 외에 다른 방식으로 작동한다고 볼 수 없는" 오로지 기능적이고, 결과 지향적인 언어만 설명하기 때문에 특허 부적격이라고 판단하였다. 그러나, 2심 항소법원은 Alice/Mayo 테스트 Step1을 다시 분석하였고, 청구항 제11항이 기술적인 문제에 대하여 기술적인 해결방법을 제시하므로 특허적격이라고 결론지었다. (따라서 특허적격 결론에 따라 Step2는 분석하지 않음)

출처: http://kpaanews.or.kr/news/