명세서 상 균등물의 포기(Disclaimers of Equivalent)의 법리에 관한 해외 사례(미국)

Retractable Technologies 사건(Retractable Techs., Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 653 F.3d 1296 (Fed. Cir. 2011))에서 미국 연방순회항소법원(CAFC)은 명세서(specification) 상 대상 특허발명이 일체형(one-piece)으로 이루어진 몸체(body)를 가지고 있는 것으로 명확히 기재되어 있고, 나아가 특허권자는 명세서 상 그 일체형 구조로 된 특징을 기초로 하여 대상 특허와 복수의 몸체로 구성된 대체 선행기술을 명백히 구분하고 있다는 점을 근거로 하여 균등론에 따른 특허권 침해에 대한 주장을 배척하였다. 

대상 판결을 비롯한 다수의 선례에 따른 미국의 재판실무는 특허권자가 명세서 상 특정 대체 선행기술을 문언해석에 따른 청구범위로부터 배제하고, 그 대체 선행기술을 비판하는 경우 특허권자로 하여금 그 대체 선행기술을 포섭하기 위해 균등론을 주장할 수 없도록 하는 법리를 확립해 왔다(L.B. Plastics, Inc. v. Amerimax Home Prods., Inc., 499 F.3d 1303, 1309 (Fed. Cir. 2007)).

한편, 해당 법리는 명세서 상 기재되었으나 청구범위에 구성요소로 포함하지 않은 부분, 즉 미청구 부분의 경우는 균등론이 적용되지 않는다는 disclosure-dedication 법리와 구분되는 것으로 이해된다( Johnson & Johnston Assocs. v. R.E. Serv. Co., 285 F.3d 1046, 1054 (Fed. Cir. 2002) (“[W]hen a patent drafter discloses but declines to claim subject matter . . . this action dedicates that unclaimed subject matter to the public. Application of the doctrine of equivalents to recapture subject matter deliberately left unclaimed would ‘conflict with the primacy of the claims in defining the scope of the patentee's exclusive right.”).

출처: 국제지식재산권법연구센터