미국 연방대법원 Helsinn Healthcare v. Teva Pharmaceuticals 판결

2019년 1월 2일, 미국 연방대법원은 계약상 비밀유지의무가 있는 자에 대한 특허발명의 상업적 판매행위(commercial sale)가 선행기술에 해당한다고 판시함.

▶ 법적 쟁점

계약상으로 당해 특허발명의 내용에 대한 비밀유지의무를 부담하는 자에게, 발명자가 당해 특허발명을 상업적으로 판매하는 행위(commercial sale)가 미국 특허법 제102조(a)(1)이 규정하는 선행기술(prior art)의 하나인 “판매된(on sale) 발명”에 해당하는가의 여부임.

▶ 연방대법원 판시사항

연방대법원은 계약상 비밀유지의무가 있는 제3자에 대한 특허발명의 상업적 판매행위, 즉 이 사건에서 양 당사자 간에 체결된 “라이선스 계약”과 “의약품 구매공급 계약”에 의해서는, 당해 특허발명의 구체적인 내용에 해당하는 “palonosetron 의약품”의 특정 복용량이 일반대중에게 알려지지 않았다고 하더라도, 미국 특허법 제102조(a)(1)이 규정하는 “판매된 발명”에 해당한다고 명시적으로 판결하였다.

▶ 의미 및 시사점

연방대법원은 발명자가 제3자와 라이선스계약을 체결하면서 당해 특허발명의 구체적인 내용에 대한 “비밀유지조항”을 삽입함으로써, 당해 특허발명의 구체적인 내용이 일반대중에게 알려지지 않았다고 하더라도, 혹은 이용가능하지 않았다고 하더라도, 양 당사자가 당해 특허발명에 대한 이러한 계약을 체결하였다는 사실만으로도 “판매된 발명”에 해당한다고 판결하였다.

Helsinn 판결은 판매된 발명은 신규성흠결 여부를 판단할 수 있는 선행기술로서의 자격을 갖추기 위하여 당해 특허발명의 내용이 일반대중에게 알려질 필요가 없다는 것, 혹은 일반대중에게 이용가능할 필요가 없다는 것을 분명하게 선언하였다는 점에서 중요한 의미가 있다.
우리 특허법상 선행기술은 일반대중에게 알려질 수 있는 발명이거나 일반대중이 이용할 수 있는 발명을 의미하기 때문에, 연방대법원이 Helsinn 판결에서 채택한 선행기술에 대한 법리는 우리 특허법 법리와 차이가 있다.

출처: 국제지식재산권법연구센터