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  [캐나다] 상이한 카테고리의 분할출원 관련


 

캐나다 분할출원 관련

- 캐나다의 경우 분할출원 규정이 타국에 비해 까다로운 편이며, 분할출원으로 인한 이중특허 거절에 대한 명확한 규정이 없음


(1)
분할출원 전반
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캐나다에서 분할출원은 단일성 거절이 발생된 경우 심사관 지적에 의해 또는 출원인에 의해 자발적으로 제출될 수 있음. 분할출원이 심사관 지적에 의해 제출되면, 이중특허거절이 발생되지 않지만, 자발적으로 제출되면 이중특허거절 대상이 되는 것을 유의할 필요가 있음


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이중특허 거절은 동일성 타입의 이중특허 거절 및 자명성 타입의 이중특허 거절을 포함하며, 동일성 타입의 이중특허 거절은 분할출원이 모출원과 동일한 경우이고, 자명성 타입은 분할출원이 모출원과 특허적으로 구분(patentably distinct)되지 않는 경우임. 자명성 타입의 이중특허거절을 극복하기 위하여, 출원인은 분할출원이 원출원에 비해 자명하지 않은 특징을 포함한다는 점을 심사관을 설득하며, 심사관이 설득되지 않으면, 분할출원은 포기됨


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단일성 거절없이 출원이 허여되면, 심사관에 의해 추가 써치가 필요하지 않거나 그외 특허법에 위반되지 않는다면, 청구항이 추가될 수 있음. 이 경우, 심사관은 새로운 출원을 재허여하거나, 단일성 거절을 발행하거나, 다시 새로운 거절을 발행할 수 있으며, 단일성 거절이 발생되면, 추가된 클레임을 분할출원으로 제출할 수 있고 이 경우 이중특허거절로부터 안전할 수 있음


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한편, 캐나다에서 장치 및 방법 청구항은 동일한 출원에서 종종 허여되며, 하기의 발명들은 단일성이 있다고 볼 수 있으므로 분할출원이 받아들여지지 않을 가능성이 매우 높음
- a product and a process for making that product;
- a product and a use (or method of using) that product;
- a product, a process for making that product, and a use of that product;
- an apparatus and a process carried out on that apparatus.


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다만, 동일한 특징을 가지는 다른 카테고리의 청구항을 분할출원할 수 있는지와 관련하여 정확한 규정이 없고 분할출원이 가능한지 여부를 단순히 카테고리로 구분하기는 어렵움, 예를 들어, 송신기 청구항 및 수신기 청구항에 기재된 동일한 특징이 서로 다른 발명을 구성한다면, 특히 서로 다른 이용이 당업자에게 자명하지 않다면(much like a new use for an old product can be considered patentable), 이중특허로 거절되지 않을 수 있음


(2)
결론
상술한 바와 같은 현지 대리인의 의견을 종합할 때, 장치 및 대응되는 방법 청구항은 이중특허로 거절될 가능성이 높고, 송신측 및 수신측 청구항은 케이스 별로 다를 수 있을 것으로 판단됨. 예를 들어 수신측 청구항을 분할출원하는 경우 송신측과 다른 수신측의 특징을 좀더 기재하여 진행하는 것이 이중특허 거절을 방지하는데 도움이 될 것으로 사료됨 


 


문의 : 최신영 변리사(tlsdud0420@nawoopat.co.kr


 





 

 

 

 
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