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  [미국] 미 연방순회항소법원의 특허적격성 판결 – Cellspin, Inc. v. Fitbit, Inc. (Fed. Cir. June 25, 2019)

미 연방순회항소법원의 특허적격성 판결 – Cellspin, Inc. v. Fitbit, Inc. (Fed. Cir. June 25, 2019)

 

지난 2019년 6월 25일, 미국 연방순회항소법원은 셀스핀이 제기한 특허침해 소송을 민사소송규정(Federal Rule of Civil Procedure) 12(b)(6)[1] 조항에 의거해 각하한 캘리포니아주 북부 연방지방법원의 판결을 뒤집었습니다.  좀 더 구체적으로, 연방순회항소법원은 셀스핀이 소유한 네 개의 특허[2]가 특허적격성이 있다고 판결하였고 연방지방법원이 내린 소송 각하 결정은 기존Aatrix[3]와 Berkheimer[4] 판례들과 일치하지 않는다고 판결하였습니다.

 

셀스핀의 네 개의 특허들은 동일한 명세서에 기준한 것으로서, 일반적으로 데이터 캡처 장치를 모바일 장치에 연결하여 사용자가 데이터 캡처 장치의 콘텐츠를 웹사이트에 자동으로 게시 할 수 있도록하는 것과 관련 되있습니다.  구체적으로는, ‘794 특허의 첫번째 청구항은 데이터 캡쳐 장치와 모바일 장치 사이의 데이터가 전송되기 전에 데이터 캡쳐 장치와 모바일 장치가 연결 설정이 되있어야 한다고 명시하고 있습니다.

 

이에 연방지방법원은 Alice Step 1 테스트에서 ‘794특허에 명시된 청구항이 일반적인 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 사용하여 한 장치에서 다른 장치로 데이터를 전송하여, 전송된 데이터를 자동으로 웹사이트에 게시하는 것이 추상적(abstract)이라고 판결하였습니다.  좀 더 설명하자면, 셀스핀의 ‘794특허 기술에 포함된 데이터 수집, 전송 및 게시가 기존의 수동 방법의 단순한 자동화 이상의 것을 의미한다는 사실을 보여주지 못했기 때문에 청구항들이 추상적 아이디어를 지닌다고 판단한 것입니다.

 

또한, Alice Step 2 테스트에서 연방지방법원은 주장된 청구항들이 발명의 개념(inventive concept)을 명시하지 않는다고 판결하였습니다.  연방지방법원은 Berkheimer판례에선 약식 판결(summary judgment) 절차상 특허적격성이 판단되었으나, 본 특허적격성 판단은 소송 각하 요청(motion to dismiss) 과정에서 생긴 것이므로 Berkheimer 판결이 적용되지 않는다고 판단하였고, 또한, 셀스핀이 ‘794 특허 명세서에서 발명의 개념을 주장하는 증거가 불충분하다고 판단하여 각하한 것입니다.

 

이에 셀스핀은 미국 연방순회항소법원에 항소하며 연방지방법원이 민사소송규정 12(b)(6)조항에 따른 각하 결정이 잘 못 되었다고 주장합니다.  이에 연방순회항소법원은 셀스핀의 청구항이 Alice Step 1 테스트에선 추상적인 아이디어를 지니고 있으나 Alice Step 2 테스트에서 청구항들이발명의 개념을 제시하고 있다고 판단하여 특허적격성이 있다고 판결했습니다.  연방순회항소법원은 셀스핀의 여러가지 주장(allegations)들이 자동 데이터 수집, 전송 및 게시가 재래적인 것이 아니란 점(unconventional)을 충분히 입장하였고, 특히, 데이터 수집 및 게시 단계를 분리하여 각 단계가 무선 연결을 통해 연결된 다른 장치에 의해 수행되도록 한 것이더 그러하다고 판단 하였습니다.  이번 판결에서 연방순회항소법원은 특히  발명성(inventiveness)이 있다는 주장만으로 특허적격성 소송 각하를 막을수 있는 것은 아니지만, 청구항이 발명성에 관한 점(what makes the claims inventive)을 명시하고 있으면,  명세서에 청구한 장치구조(claimed structure)가 재래적이지 않은(unconventional) 이유를 열거할 필요는 없다고 하였습니다.  또한, 위에서 언급한 바, 연방순회항소법원은 본 케이스가 Berkheimer에서 특허적격성을 판단한 약식 판결 과정이 아닌, 소송 각하 요청서의 쟁점이  특허적격성이 있다는 근거로, 특허 적격성에 대한 사실적 분쟁(factual dispute)이 있는 경우, 소송을 각하할 수 없다는 Berkheimer와 Aatrix 케이스의 원칙을 지켜야 한다는 입장을 확인하였습니다.

 

이번 판결은 Aatrix 및 Berkheimer 판례들을 좀 더 명확히 한 듯 합니다. 위에서 논한 바와 같이, 연방순회항소법원은, 청구항이 발명을 잘 기재하고 있으면, 그 발명이 비재래적인(unconventional)이라는 이유를 명세서에 열거 할 필요는 없다고 하였으나, 향후 특허분쟁에서, 발명의 개념을 기술하고 있다는 증거를 충분히 제시하기 위해서는 명세서에 구체적으로 왜 주장하는 발명이 재래적이지 않은지 기술하는 것은 여전히 꼭 필요한 사항으로 판단됩니다.

 

[1] Rule 12(b)(6) Motion for Judgment on the Pleadings. A court may dismiss a complaint when the complaint “fail[s] to state a claim upon which relief can be granted.”

[2] U.S. Pat. No. 8,738,794 (“the ‘794 patent”); U.S. Pat. No. 8,892,752 (“the ‘752 patent”); U.S. Pat. No. 9,258,698 (“the ‘698 patent”); U.S. Pat. No. 9,749,847 (“the ‘847 patent”).

[3] Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc., 882 F. 3d 1121 (Fed. Cir. 2018).

[4] Berkheimer v. HP Inc., 882 F. 3d 1360 (Fed. Cir. 2018).
 

출처: http://www.helloiplaw.com

 
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