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  [미국] 특허적격성 판단을 위한 추상적 사고의 예시: 2019년 1월 수정된 가이드라인과 함께 발표한 특허적격성 판단 심사를 위한 미국특허청 예제들 소개

1월 7일 미국 특허청에서 발표한 35 U.S.C. §101의 수정된 가이드라인(2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance; “2019 PEG”)의 주요 골자는, 청구항이 사법적 예외에 해당하는지를 판단하는 Step 2A를 2단계(2-prong)로 나누어 Step 2A의 Prong 1에서 청구항이 사법적 예외를 명시적으로 기술하는지 판단하고, 만약 명시할 경우 Step 2A의 Prong 2에서 그 사법적 예외가 유용한 적용(practical application)으로 통합되는지를 판단하는 것입니다. 만약 청구항이 사법적 예외를 기재하고 있고, 그 사법적 예외가 유용한 적용으로 통합되지 않을 경우에는 Alice/Mayo Step 2B 테스트에 따라 발명적 개념(inventive concept)이 존재하는지 판단을 해야 합니다.

 

1월 7일 수정된 가이드라인과 함께 특허청에서는 위의 2-prong Step 2A 판단의 이해를 돕기위한 몇가지 예제들을 함께 발표했는데, 이전에 몇 차례에 걸쳐 발표했던 예제들(Examples 1-36)에 이어 제시한 2019 PEG Examples 37-42입니다. 각 예제마다 구체적인 특허적격성 판단 기준, 특히 Step 2A, 1 prong에서 판단하는 사항으로서  청구범위에 기재된 사항이 사법적 예외를  명시적으로 기술하고 있는 것이 아닌 경우, 또는 Step 2A, 2 prong의 판단 사항으로서, 사법적 예외가 유용한 적용으로 통합이 되어있다고 판단하는 경우를 자세히 설명하고 있어 §101 거절에 효과적으로 대응하기 위해 이 예제들을 숙지하는 것이 매우 중요합니다.

 

예제로 소개된 발명의 내용은 아래와 같습니다.

Example 37 – Relocation of Icons on a Graphical User Interface (Step 2A prong 1, Step 2A prong 2, Step 2B판단)

Example 38 – Simulating an Analog Audio Mixer (Step 2A prong 1 판단)

Example 39 – Method for Training a Neural Network for Facial Detection (Step 2A prong 1 판단)

Example 40 – Adaptive Monitoring of Network Traffic Data (Step 2A prong 2, Step 2B 판단)

Example 41 – Cryptographic Communications (Step 2A prong 2 판단)

Example 42 – Method for Transmission of Notifications When Medical Records Are Updated (Step 2A prong 2, Step 2B 판단)

 

이 중 예제 38과 39는 Step 2A, prong 1에서 사법적 예외가 청구항이 기술하고 있지 않다고 하여 Step 2A, prong 2 및 Step 2B 판단을 거치지 않고 바로 특허적격성을 인정한 강력한 사례입니다.

 

예제 38의 청구항은 아래와 같습니다.

A method for providing a digital computer simulation of an analog audio mixer comprising:

initializing a model of an analog circuit in the digital computer, said model including a location, initial value, and a manufacturing tolerance range for each of the circuit elements within the analog circuit;

generating a normally distributed first random value for each circuit element, using a pseudo random number generator, based on a respective initial value and manufacturing tolerance range; and

simulating a first digital representation of the analog circuit based on the first random value and the location of each circuit element within the analog circuit.

 

2019년 수정된 가이드라인은 (i) 수학적 개념(mathematical concepts), (ii) 인간의 활동을 조직화하는 방법(certain methods of organizing human activity), (iii) 사고 과정(mental processes) 중 하나의 그룹에 속하는 경우에만 추상적 아이디어를 기술한다고 하였는데 위 청구항은 이 세 그룹 중 어디에도 속하지 않다고 본 것입니다. 청구항 발명이 수학적 개념에 기초하고는 있으나 수학적 개념을 직접 기술하고 있지 않으며, 각 단계들을 정신적 과정으로만 구현하는 것이 가능하지 않으므로 단순한 사고 과정에 해당하지 않다는 것입니다. 또한 청구항 발명이 근본적인 경제 개념 또는 상업 활동(“fundamental economic concept or commercial and legal interactions”)에 해당하지 않으므로 인간의 활종을 조직화하는 방법이 아니라고 설명하고 있습니다.

 

예제 39의 청구항에 대해서도 동일한 논리를 적용하여 사법적 예외에 해당하는 위의 세 그룹 중 어느 하나에도 속하지 않으므로 Step 2A, prong 1을 통과한다고 보았습니다. 참고로 예제 39의 청구항은 아래와 같습니다.

A computer-implemented method of training a neural network for facial detection comprising:

collecting a set of digital facial images from a database;

applying one or more transformations to each digital facial image including mirroring, rotating, smoothing, or contrast reduction to create a modified set of digital facial images;

creating a first training set comprising the collected set of digital facial images, the modified set of digital facial images, and a set of digital non-facial images;

training the neural network in a first stage using the first training set;

creating a second training set for a second stage of training comprising the first training set and digital non-facial images that are incorrectly detected as facial images after the first stage of training; and

training the neural network in a second stage using the second training set.

 

예제에서의 설명을 참조하면, 인간의 활동을 조직화하는 방법에 대해 근본적인 경제 개념 또는 상업 활동으로 그 범위를 한정적으로 해석하는 것으로 보입니다. 또한 청구항이 범용 프로세서를 단순히 기재하는 것에 그치는 경우는 정신적 사고에 해당한다고 보면서도(예제 37의 claim 1 참고), 프로세서를 제외하고서도 인간의 단순한 정신적 사고를 뛰어넘는 구성 요소(“action by a processor that cannot be practically applied in the mind”)가 있는 경우에는 정신적 사고에 해당하지 않는다고 보고 있습니다. 예제 38과 39의 청구항들과 같이 물리적 요소들에 의한 구체적인 동작을 요구하는 경우가 이에 해당합니다. (예컨대initializing a model of an analog circuit in the digital computer; generating a normally distributed first random value…using a pseudo random number generator; mirroring, rotating, smoothing, or contrast reduction to create a modified set of digital facial images). 이와 같은 내용은 소프트웨어 발명 청구항 작성시 중요한 주안점이 되야할 것입니다.

 

예제 41은 Step 2A, prong 1에서, 청구항이 사법적 예외를 기재한다고 판단하더라도 prong 2에서 유용한 적용으로 통합이 있다고 보아 사법적 예외에 해당하지 않는 경우를 설명하고 있습니다. 예제 41의 청구항은 아래와 같습니다.

A method for establishing cryptographic communications between a first computer terminal and a second computer terminal comprising:

receiving a plaintext word signal at the first computer terminal;

transforming the plaintext word signal to one or more message block word signals MA;

encoding each of the message block word signals MA to produce a ciphertext word signal CA, whereby CA=MAe (mod n);

where CA is a number representative of an encoded form of message word MA;

where MA corresponds to a number representative of a message and 0 ≤ MA ≤ n-1;

where n is a composite number of the form n=p*q;

where p and q are prime numbers;

where e is a number relatively prime to (p-1)*(q-1); and

transmitting the ciphertext word signal CA to the second computer terminal over a communication channel.

 

위 청구항에서 수학식을 직접 기재하고 있어 수학적 개념이라는 사법적 예외를 기재하고 있다고 Step 2A, prong 1에서 판단하였습니다. 하지만 Step 2A, prong 2에서, 위 수학적 개념이 유용한 적용으로 통합되었다고 보았습니다. 그 이유는 수학적 개념을 이용하여 암호화 텍스트 신호를 통신채널로 전송함에 있어서 개인키(private key)를 공유하지 않은 사용자들간에 안전하게 전송할 수 있다는 점에서 유용한 적용이 있다고 본 것입니다. 기존 방법에서 개인키를 공유하기 위해 인증 절차가 요구되고 암호화/복호화를 위한 값비싼 하드웨어가 필요하다는 문제점을 해결하는 기술의 향상을 유용한 적용으로의 통합의 근거로 삼았습니다. 여러 연방순회항소법원 사건들에서 확인한 바와 같이 기존 기술의 문제점과 이를 해결하는 향상점이 특허적격성 테스트의 중요한 요소로 계속 작용하고 있음을 보게 됩니다.

Alice 판례에서 제시한 특허적격성 판단 기준은 모호하고 일관성을 유지하기 어려워 특허청 실무에서도 심사관과 출원인에게 많은 어려움을 야기했습니다.  이번 수정된 가이드라인은 보다 명확한 판단 기준을 제공하고 사법적 예외에 해당하는 발명의 범주를 좁게 해석하고 있다는 점에서 소프트웨어 발명의 특허 허가율(allowance rate) 증가로 직접적 영향을 기대하게 합니다. 또한 2019 PEG Examples에서 사실 관계가 밀접한 예제를 선택, 예제에서 설명하는 판단 기준 근거를 적용하여 심사관의 §101 거절을 반박하는 것이 중요한 전략이 될 것입니다.

 

 

출처: http://www.helloiplaw.com
 

 
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