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  [미국] 소프트웨어 특허에 있어서의 기능식 청구항에 대한 새로운 심사 가이드

지난 1월 4일, 미국 특허청은 기능식 청구항[1]에 대한 35 U.S.C. §112 요건의 새로운 심사지침을 발표하였습니다.  금번에 발표된 심사지침은 비록 법적 효력은 없지만 (특허심판원이나 법원을 기속하는 효력은 없음) 심사관들이 새로운 지침에 따라 교육을 받고 특허출원을 심사할 것이므로 종국적으로 특허청의 심사과정에 변화를 가져올  것으로 보입니다.

금번에 발표된 지침은 소프트웨어 특허를 겨냥한 것입니다. 이와 관련하여, 미국 연방순회항소법원은 청구범위에 기재된 기능식 용어에 상응하는구조를 명세서에 충분히 설명하지 않은 특허에 대한 문제점을 제기해왔습니다.  일반적으로 미국 특허법에선 “means”나 “steps”라는 용어를 청구범위에 기재하게 되면 이를 기능식 청구항으로보고 §112(f)에 따라 기능식청구항의 명확성 심사를 추가로 받게됩니다.  Williamson v. Citrix Online LLC사건에서 미국 연방순회항소법원은 앞선 판례들이 기능식 표현으로 청구범위의 구성요소를 정의한 경우라고 하더라도 “means”라는 단어를 청구범위에 사용하지 않는 한 기능식 청구항이 아니라고 판단해 온 것에 대한 문제점을 제기하였습니다.  연방순회항소법원은 이러한 문제점을 인지하며, 기능식 청구항에 해당하는지 여부의 판단은 통상의 기술자가 청구범위에 기재된 용어를 구조에 대한 명칭으로서 이해할 수 있는지 여부를 통하여 이루어져야 한다고 판시하였습니다.[2]

따라서, 상기 연방순회항소법원의 판시에 따르면, “means” (또는 “steps”)라는 단어를 청구범위에 기재한 경우가 아니라고 하더라도, 청구범위에 발명의 특정을 위해 사용된 단어가 통상의 기술자에게 구조에 대한 명칭으로 이해될 수 없는 경우, 해당 청구항은 기능식 청구항으로 인정될 수 있습니다. 예를 들어, “mechanism for,” “module for,” “device for,” “unit for,” “component for,” “element for,” “apparatus for,” “machine for,” 혹은 “system for”와 같은 용어들을 사용한 청구항도 기능식 청구항으로 인정될 수 있습니다.

금번 지침은 상기 연방순회항소법원에서 제시한 법리를 심사에 충분히 반영하기 위해서 작성된 것으로, 심사관들이 하기 3단계의 분석과정을 통하여 기능식 청구항에 해당하는지 여부를 판단하도록 하고 있습니다.

(1) 청구범위에 means 또는 다른 기능식 용어가 사용되었는지 여부;

(2) 상기 용어가 기능식 표현에 의해 정의되는지 여부; 및

(3) 상기 용어가 기능을 수행하기 위한 충분한 구조, 재료 또는 행위에 의해 특정된 경우가 아닌지 여부

아울러, 기능과 결합된 단어, 용어 또는 구문이 구조를 나타내는 지 여부를 판단하기 위해, 아래와 같은 항목을 분석하도록 제안하고 있습니다.

(1) 통상의 기술자가 해당 용어가 구조를 나타낸다고 이해할 수 있도록 명세서가 해당 용어를 설명하고 있는지 여부;

(2) 사전에 해당 용어가 구조를 나타내는 명사로 사용된 경우인지 여부; 및

(3) 선행 기술이 해당 용어가 청구항에 정의된 기능을 수행하기 위한 구조를 특징함에 사용되는지 제시하는 여부

금번 지침은 최근 연방순회항소법원이 제시한 법리를 심사에 충분히 반영하기 위해 발표된 것으로, 출원인과 심사관에게 좀 더 명확한 지침을 제공하고 있습니다. 통상적으로 기능식 청구항 판단에 중요한 기준이 되어 온 means 및 steps 등의 용어를 청구범위에 기재하지 않은 경우라도, 청구범위에 기재된 용어가 당업자에게 구조를 명시하는 것으로 이해될 수 없는 경우 기능식 청구항으로 판단될 수 있으니 주의해야 하겠습니다.

[1] 청구항 중 일부 요소를 구체적 구성으로 기재하지 않고 기능이나 성질, 작용, 특성 등으로 추상화하여 표현한 청구항.

[2] See Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339, 1349 (Fed. Cir. 2015).
 

출처: http://www.helloiplaw.com

 
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