WHAT`S NEW
한국을 비롯한 각국의 IP 시장 동향과,
최신 개정법 및 최신 이벤트를 주기적으로 소개합니다.
  [한국] 청구범위 전제부 기재 해석 관련 판례(대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결)

청구범위(특허, 실용신안)의 전제부에 기재되거나 명세서의 특정 항목(배경기술 항목 등)에 기재돼 있다고 해서 그 기재를 바로 공지기술로 볼 수 있는 것은 아니라는 대법원 전원합의체 판결(대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결)

 

특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 해당 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 그 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있다. 따라서 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면, 그 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이다. 


그리고 청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 그 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다. 또한 전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데, 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니다. 따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다. 

명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다. 그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있다.

위 전원합의체 판결로 인해 청구범위를 포함한 명세서 전반의 형식적인 기재로 인해 공지기술 여부가 확정되는 것은 아니지만, 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 공지기술로 추정할 수는 있는바, 발명에 관한 종래기술 혹은 배경기술을 장황하게 기재할 필요는 없으며, 청구범위의 전제부 역시 그 발명이 속하는 기술분야나 적용대상을 특정하는 정도로만 간략하게 기재하거나 경우에 따라서는 아예 전제부를 기재하지 않는 것이 바람직할 것으로 생각된다.

 문의 : 최신영 변리사(tlsdud0420@nawoopat.co.kr)

 

 


 
이전글다음글
리스트