1. 이중특허(Double Patenting)의 정의

(1) 의의

이중특허란 선특허와 실질적으로 동일하거나 유사한 후 특허가 등록된 상태를 말하는데, 이것에는 후특허가 선특허와 실질적으로 동일한 경우와 후특허가 선특허에 대해 변경된 부분을 포함하고 있으나 그 변경이 용이하거나 단순하여 후특허와 선특허 사이에 특징적인 구별이 없는 경우가 있을 수 있다.

(2) 취지

이중특허는 특허 존속기간을 넘어 특허의 배타적 권리가 불공평하게 확장되는 것을 방지하는데 그 취지가 있다. 이중특허의 문제가 고려되기 위해서는 둘 이상의 특허 또는 출원이 그 발명자 및/또는 출원인의 공통성이 있어야 하며, 이중특허 여부는 둘 이상의 특허나 출원의“클레임(claim)”에 분석의 초점이 맞추어진다. 일반적으로, 이중특허 거절의 유형에는, 35 USC 101  규정에 따른 “동일 발명(same invention)” 유형의 “법정(statutory)” 이중특허 거절과, 공공질서에 근거하여 판례상으로 정립된 “비법정(non-statutory)”유형의 이중특허 거절이 있다.

2. 법정 이중특허(35 USC 101 규정 하에서의 이중특허)

(1) 의의

35 USC 101 규정에 따른“동일 발명(same invention)” 유형의 이중특허로서, 동일한 발명이 두 번 클레임되어 있는지를 확인하는 것이며, 동일한 발명이 두 번 클레임되었다고 판단되면, 존속기간 포기서(terminaldisclaimer)의 제출 여부에 관계없이 두 번째 클레임된 발명에 대해서는 특허가 허여되지 않는다.

(2) 대응

법정 이중특허에 근거한 거절이 나온 경우, 당해 출원(재심사의 경우에는 당해 특허)에서 인용 출원/특허에 저촉되는 클레임을 삭제하거나 동일하지 않은 범위로 되도록 보정함에 의하여 이를 극복할 수 있다. 존속기간 포기서나 37 CFR 1.131 선서서(affidavit)는 본 거절을 극복하는데 유효하지 않다.

3. 비법정 이중특허

(1) 의의 및 유형

특허로 부여된 배타권이 부당하게 존속기간 연장되는 것을 방지하기 위하여 판례에 의하여 공공정책상 정립된 것으로, 자명성 유형과 비자명성 유형의 이중특허의 경우가 있다.

(2) 자명성 유형(obvious-type double patenting)의 이중특허

한 출원의 클레임 발명이 선행특허에서 클레임된 발명의 자명한 변형(obvious variation)에 불과한 경우이다. 이 경우, 자명하지 않다는 주장으로 이중특허가 아니라는 주장을 할 수 있으며, 저촉되는 출원/특허가 당해 출원의 소유자와 공통된다면 존속기간 포기서를 제출함으로써 비법정 이중특허에 기초한 거절을 극복할 수 있다.

(3) 비자명성 유형(Non-obvious type double patenting)의 이중특허

출원인이 선행특허에서 공개는 하였으나 청구하지 않은 실시예를 후행특허에서 청구한 경우 발생한다. 이 경우, 선특허 심사시 클레임에 부가하지 못한 사유서를 제출하여 이를 극복할 수 있다. 이 경우도 존속기간 포기서 및 37 CFR 1.131 또는 1.132의 진술서(affidavit)를 제출할 수 없다.

문의 : 최신영 변리사(tlsdud0420@nawoopat.co.kr)