1. 개정된 중국 심사 가이드라인 개요

- 중국 특허청은 최근 특허 심사 가이드라인을 개정하였으며, 개정된 가이드라인은 2017년 4월 1일부터 시행

- 개정된 부분은 특히, 비즈니스 모델 발명과 컴퓨터 프로그램 발명의 특허성에 관한 심사 기준과 화학 발명 출원 후에 추가적인 실험 자료의 제출에 대한 심사 실무의 변화

- 또한, 개정된 가이드라인은 무효 절차에서의 특허권자의 보정 범위를 넓힘

2. 비즈니스 모델 발명 관련

- 비즈니스 모델 관련 발명에 대해 개정된 가이드 라인은 “청구항이 비즈니스 규칙 또는 방법 뿐만 아니라 기술적 특징을 포함하는 경우, 청구항은 특허성에서 제외되어서는 안된다“(Part II, Chapter 1, Section 4.2)라고 규정

- 이러한 개정은 비즈니스 모델 발명에 포함된 기술적 해법은 마땅히 특허로서 보호를 받아야 하는 점과, 알리바바 또는 JD.com과 같은 e-commerce 대형회사의 성장, 중국 국내 기업에 의해 개발된 소셜 미디어 어플의 사용 증가 및, 중국 상업 은행과 보험 회사의 급격한 증가에 기인

- 이에 따라, 비록 비즈니스 모델 발명이 여전히 특허 대상 적격을 갖고 있지 않다고 하더라도, 청구항에  적절한 기술적 특징의 추가를 통해 그러한 발명의 특허 대상 적격에 대한 거절 극복이 가능

- 정리하면, 비즈니스 모델 관련 발명이 비즈니스 관련 방법 혹은 규칙 + 기술적 특징을 포함하는 경우

- 인간의 정신적 활동의 규칙 및 방법이 아니라고 보아 특허성을 인정

- 비즈니스 모델 관련 발명이 비즈니스 관련 방법 혹은 규칙만 포함하는 경우

- 인간의 정신적 활동의 규칙 및 방법에 해당하여 특허성을 부정

3. 컴퓨터 프로그램 발명 관련

(1) 개요

- 컴퓨터 프로그램 발명에 대해,

개정된 가이드라인(Part II, Chapter 9, Section 2)은 컴퓨터 프로그램 자체는 특허성에서 제외된다고만 규정,

개정된 가이드라인(Part II, Chapter 9, Section 5.2)은 컴퓨터 프로그램 발명에 관한 장치 청구항은 구성의 일부로서 컴퓨터 프로그램을 포함할 수 있다고 규정

- 구체적으로, 컴퓨터 프로그램 자체는 정신적 활동의 규칙에 해당하여 특허 보호 대상이 아니지만, 기록 매체 + 프로그램 절차를 포함하는 청구항 작성이 가능하게 되었고, 컴퓨터 프로그램 관련 장치 청구항 작성 방식도 다양하게 인정됨

- 이전에는 컴퓨터 프로그램 발명에 대해 추가적인 심사 없이 일률적으로 특허 대상 부적격으로 거절될 가능성이 높았던 반면에, 개정된 가이드라인에 따르면 철저한 심사를 통해 허여함으로써 소프트웨어 발명에 대해 좀더 넓은 보호를 제공

(2) 컴퓨터 프로그램 관련 청구항의 다양한 예

① Method comprising the following steps:

- a.       Receiving…

- b.      Determining…

- c.       Outputting…

② A computer program, comprising program code segments to execute the method of claim 1 when the computer program is executed on a computation unit.

③ A computer readable medium including computer program or program instructions for, when executed on a computer device, causing the computer device to carry out the method of claim 1.

④ A computer program product, comprising program code segments of a computer program stored on a computer-readable medium to execute the method of claim 1 when the computer program is executed on a computation unit.

⑤ A computation unit, comprising:

- a program memory configured to store program code segments, the program code segments being present in the program memory and being capable of carrying out, when executed, the method of claim 1.

⑥ A computation unit, comprising:

- a.       Receiving unit configured to …

- b.      Determining unit configured to…

- c.       Outputting unit configured to…

(3) 기존 심사 가이드라인에 따를 때 각 청구항의 특허성 여부

- 기존의 심사 가이드라인에 따르면 ①과 ⑥타입의 청구항만이 명확하게 특허성이 인정되었고, 특히 ⑥ 청구항의 경우 컴퓨터 프로그램 실행의 각 단계에 완벽하게 대응되도록 동일하게 작성되어야 했음

- ②③④ 타입의 청구항은 특허성이 인정되지 않았음

- ⑤ 타입의 청구항은 때로는 받아들여졌지만, 때로는 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않거나 불명확한 기재를 이유로 거절되기도 함. 이는, ⑤ 타입의 청구항은 소프트웨어와 하드웨어의 조합으로 기재된 청구항이기 때문

(4) 개정된 심사 가이드라인에 따를 때 각 청구항의 특허성 여부

- 개정된 심사 가이드라인에 따르면 ① 과 ⑥ 타입의 청구항은 여전히 특허성이 인정, 특히, ⑥ 청구항의 경우 장치 청구항의 각 구성부는 컴퓨터 프로그램 실행 과정의 각 단계를 구현하기 위한 프로그램(“function” 대신) 모듈로 간주되고, 여기서, 프로그램(“function” 대신) 모듈의 그룹으로 정의되는 장치 청구항은 프로그램(“function” 대신) 모듈 아키텍쳐로 간주

- ② 타입 청구항은 여전히 특허성이 인정되지 않음 즉, 컴퓨터 프로그램 자체는 여전히 특허성이 인정되지 않는 반면, 상술한 ⑥ 청구항과 같이, 프로그램 모듈 아케텍쳐는 특허성이 인정

- ③ 타입 청구항(기록 매체 청구항)은 개정된 심사 가이드 라인에 따라 명확하게 특허성이 인정, 다만, 하기와 같이 기록 매체와 프로그램 절차 방식으로 청구항이 기재되어야 함

EX 1:

A computer readable medium including computer program or program instructions for, when executed on a computer device, causing the computer device to carry out the method of claim 1.

EX 2:

A computer-readable medium comprising a computer program code that, when executed by a processor, performs following steps of:

      step A… … ;

      step B … …;

      step C … …;

      step D … … .

- ⑤ 타입 청구항은 하드웨어와 소프트웨어의 조합으로 정의되며 개정된 심사 가이드라인에 따라 명확하게 기재된 것으로 공식적으로 인정 즉, 발명의 구성이 하드웨어 + 소프트웨어인 경우, 구성부는 하드웨어,  Processor 및 Program을 포함하도록 기재

- 구체적으로, ⑤ 타입 청구항의 기재 예는 다음과 같다.

 An apparatus or computer system, comprising:

  -a memory(하드웨어) configured to store computer program or program instruction,

  -a processor coupled with the memory and configured for, when the computer program being executed on a computer device, causing the computer device to carry out the following steps of method of claim 1:    -Step (1):….;…

                             -Step (n):…..

- ④ 타입 청구항과 관련하여서는 명확하게 제시된 바가 없지만, 이전 심사 가이드라인에서 기록 매체 청구항 또는 컴퓨터 프로그램의 제품이 특허성이 부정되다가 개정된 심사 가이드라인이 기록 매체 청구항에 대해 특허성을 인정하고 있는 점을 고려할 때, ④ 타입 청구항은 컴퓨터 프로그램 제품에 관한 것이므로 역시 특허성이 인정되는 것으로 보아야 함

4. 화학 발명 관련 보충 데이터 제출

(1) 화학 발명 출원일 이후 제출된 실험 데이터 역시 최근 들어 중국 특허청에서 많이 논의된 사안으로서, 특히, 이러한 데이터는 일반적으로 거절되어야 하는 것으로 중국 심사관들에게 인식되어 있었음

(2) 이러한 엄격한 심사 실무는 개정된 가이드라인을 통해 심사관들로 하여금 특정 조건 하에 추후에 제출된 보충 데이터에 대해서도 참고하도록 허용하면서 많이 완화 (Part II, Chapter 10, Section 3.4)

(3) 구체적으로, 보충적인 실험 데이터에 의해 증명된 기술적 효과가 명세서로부터 통상의 기술자가 용이하게 이해될 수 있는 것이라면, 이러한 데이터는 화학 분야에 있어서 충분히 공개된 것인지 고려되야 하고 심사되어야 함

• 효과

출원 시기를 앞당길 수 있음

- 대량의 실험 데이터를 필요로 하는 출원에 유리

- 가능한 기술적 효과를 출원 시 명세서에 모두 기재해 둘 것

5. 무효 절차에서의 보정 범위

- 절차에서 특허권자는 절차 진행 중에 청구항을 보정할 수 있는 기회가 제한

- 단지, 청구항의 삭제, 청구항의 병합 또는 기술적 효과의 삭제에 관한 보정만이 허용되었고, 이러한 제한은 특허권자로 하여금 특허의 무효를 방어하는데 있어서 많은 어려움을 야기

- 개정된 가이드라인을 통해, 청구항의 삭제 또는 기술적 효과의 삭제뿐만 아니라 다른 청구항에 기재된 기술적 특징을 부가하여 권리범위를 좁히는 보정과 명백한 오기를 정정하는 보정도 허용(Part IV, Chapter 3, Section 4.6.2)

- 다만, 여전히 무효 절차에서 권리범위를 좁히는 청구항을 신설하는 보정은 허용되지 않으며, 허여 청구항의 권리범위를 벗어나는 경우도 허용되지 않음

- 이와 관련하여, 심사 단계에서 되도록 많은 수의 허여 청구항을 확보하는 것뿐만 아니라, 추후 무효 절차에서 보정을 위해 사용될 수 있도록 권리범위가 좁은 청구항도 확보해두는 것이 적절

6. 절차의 중지

- 민사 재판과 함께 특허에 관한 절차가 진행 중일 경우, 특허에 관한 절차의 중지가 좀더 유연하게 운용되도록 변경

- 중지 기간은 민사 재판의 순서를 고려하여 결정

문의 : 최신영 변리사(tlsdud0420@nawoopat.co.kr)