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  [미국] 명세서에서의 부정(disavowal)과 청구항 해석의 범위 Continental Circuits LLC v. Intel Corp (Fed. Cir. 2019)

이번달 미국 연방순회항소법원은Continental Circuits LLC v. Intel Corp에서 아리조나 지방법원의 청구항 해석이 잘못됐다며 취소 환송 (vacate and remand) 시켰습니다. 특히 연방순회항소법원은 지방법원의 청구항 해석은 명세서의 내용을 부적절하게 적용(incorporate)했기 때문에 잘못된 해석이라고 판시했습니다.

 

Continental은 치아와 유사한 다층 전기 구조와 이를 형성하는 기술에 대한 7,501,582 특허를 비롯한 유사한 특허들에 대한 특허 침해를 주장하며 Intel에 소송을 제기했습니다. ’582 특허는 명세서에 다층 전기 구조를 형성할 경우 고온으로 인해 갈라짐을 비롯한 문제가 발생하는데 이를 해결하기 위해 최적의 실시례(best mode)로 “slowed and/or repeated etching”을 설명하며 “single desmear process”를 사용하는 종래 기술과는 달리 “double desmear process” 를 사용하는 기술을 바람직한 구현례(preferred embodiment)로 설명합니다.

 

이런 명세서를 바탕으로 ’582 청구항 100은 다음과 같이 기술합니다:

 

100. An electrical device including:

a conductive layer built up so as to fill undercut-tings with respect to a surface of a dielectric material so as to form teeth in cavities, a plurality of the undercuttings being obtuse to the surface, wherein the conductive layer is a portion of circuitry of an electrical device, and a plurality of the teeth are within the range of 1 tenth of a mil deep to 1.75 tenths of a mil deep, and

wherein at least one of the cavities includes an up-grade slope with respect to the surface of the dielectric material, and one of the teeth engages a portion of the dielectric material at the slope.

 

이와 같은 청구항에 대해 지방법원은 “surface of a dielectric material”는 “produced by a repeated desmear process”라고 청구항 해석을 했습니다. 이런 해석의 근거로 지방법원은 명세서는 반복적으로 종래기술은 “single desmear process”를 사용하는 반면 ’582 특허는 “repeated desmear process”를 사용하는 것을 강조한는 점을 들었습니다. 또한 지방법원은 출원 과정 중에 심사관은“etching of the epoxy uses non-homogeneity with the solid content,” 에 대해 불명확성과 기재불비를 바탕으로 거절을 했는데, 이에 Continental은 전문가 선서를 제출하며 에칭 기술은 “two separate swell and etch steps”라고 한 점을 들며 전문가의 선서 또한 명확하게 두 단계의 에칭 과정을 요구한다고 했습니다.

 

이에 대해 Continental은 청구항의 통상 의미(plain language)는 반복적인 에칭을 기술하지 않으며 비록 명세서의 바람직한 구현례는 반복적인 에칭을 설명하더라도 청구항이 바람직한 구현례의 범위로 제한되는 것은 부적절하며 전문가의 선서는 단지 불명확성과 기재불비의 거절에 대응하기 위해 제출된 것으로 청구항 범위에 대한 명백한 부정(disavowal)가 아니라는 이유를 들며 지방법원의 청구항 해석에 대해 항소했습니다.

 

연방순회항소법원은 Continental의 주장에 동의하며 청구항을 해석할 경우 보통의 통상적인 의미로 해석해야 하며 이는 통상기술자가 발명 당시 이해할 의미와 같다고 했습니다.

연방순회항소법원은 청구항 자체에 “repeated desmear process”를 직접적으로 기술한 청구항은 없다는 점을 들며 통상적인 의미로 청구항이 repeated desmear process에 제한되지 않는다고 했습니다. 더불어 청구항 해석시 명세서의 내용을 고려할 수 있으며 명세서는 어떤 용어에 대해 명백한 권리포기(disclaimer) 또는 부정(disavowal)을 하여 그 용어가 청구항에 쓰일 경우 의미를 제한 할 수 있지만, 이를 위해서는 청구항의 범위에 대한 명백한 부정이 포함되어야 한다고 강조했습니다. 청구항을 해석할 경우 명세서를 참고할 수 있지만 명세서의 내용을 부적절하게 청구항에 적용해서는 안된다고 하며 부적절하게 명세서의 내용을 청구항 해석에 적용시키지 않기 위해서는 명세서는 통상기술자에게 발명을 어떻게 만들고 사용하는지를 설명하기 위해 쓰여지는 것이라는 점을 상기해야 한다고 했습니다.

연방순회항소법원은 ’582 특허의 지방법원이 청구항 해석의 근거로 든 명세서의 부분들을 살펴봤을때, 분명한 권리불요구 또는 부정에 해당한다고 할 수 있는 부분은 없다고 하며 명세서는 전기 구조를 만들기 위한 기술의 한가지 예로 “double desmear process”를 설명하지만 이는 다른 방식에 대한 명백한 부정은 아니며 종래 기술의 문제점을 제기하는 정도로는 명백한 부정에 이르지 않는다고 했습니다.

추가로 법원은 명세서에 “the present invention can be carried out by a new use”와“the present invention differs from the common desmear process in that sub-steps in the desmear process are repeated as a way of forming the teeth” 와 같은 표현은 “present invention”을 전체적으로 제한하는 것이 아니고 발명의 한가지 구현례 대한 설명이라고 하며 그렇기 때문에 이같은 명세서의 설명은 발명 전체를 제한하지 않는다고 했습니다.[1]

 

더불어 명세서는 double desmear process를 적용하지 않는 방식에 대한 설명도 하고 있는 점을 들며 분명하고 틀림없는 부정은 명세서 어디에도 없다는 이유로 명세서를 바탕으로 청구항을 repeated desmear process로 제한하는 것은 부적절하다고 했습니다. 연방순회항소법원은 유사한 논리로 전문가의 선서도 청구항의 용어를 설명하는 것일 뿐 이는 청구항의 범위에 대한 명백한 부정과 동일시 할 수 없다고 했습니다.

추가로 process by product claim에서 process가 essential part이 아니라는 점을 들며 지방법원이 process limitation을 product claim에 적용하는 것은 부적절하다고 했습니다.[2]

이번 판결은 명세서의 내용을 바탕으로 청구항의 범위를 제한하는 기준이 상당히 높다는 것을 보여줍니다. 그럼에도 청구항 해석은 개별 사건에 따라 달라 질 수 있다는 점을 고려하며 청구항의 범위를 제한 할 여지가 있는 표현에 신중을 기해야 할 것입니다.

 

[1] Verizon Servs. Corp. v. Vonage Holdings Corp., 503 F.3d 1295, 1308 (Fed. Cir. 2007) 에서 “present invention”이라는 표현은 여러 구현례가 있을 경우 전체 특허에 대한 제한이 아니라고 했습니다.

[2] Andersen Corp. v. Fiber Compo-sites, LLC, 474 F.3d 1361, 1375 (Fed. Cir. 2007) 에서 연방순회항소법원은 process step이 product claim의 주요 부분이라는 점을 분명히 할 경우 product claim의 일부로 취급할 수 있다고 했습니다.

 

출처: http://www.helloiplaw.com
 

 
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